Ambito della consulenza:

Si è rivolto a BIESSE il signor Rossi (nome di fantasia), titolare della neocostituita società MARGHERITA srl (nome di fantasia che sostituisce un noto brand della moda italiana) e del sito internet www.margheritacalze.it (indirizzo di fantasia), attivo nel settore della vendita e della produzione di capi di abbigliamento intimo.

Il Signor Rossi aveva provveduto autonomamente al deposito del marchio MARGHERITA per articoli di abbigliamento presso la CCIAA di Brescia ed aveva ricevuto una diffida dai consulenti del noto brand LA MARGHERITA, che gli intimavano di cessare qualsivoglia uso della dicitura MARGHERITA, di procedere al ritiro del marchio e alla cancellazione del sito, pena l’avvio di una procedura di opposizione e di un’azione per contraffazione dei marchi registrati LA MARGHERITA.

Il signor Rossi chiedeva quindi una consulenza a BIESSE evidenziando che i prodotti che si accingeva a vendere non sarebbero stati marcati MARGHERITA CALZE, ragion per cui riteneva di poter mantenere il nome della società e il sito internet per la vendita. Evidenziava, inoltre, che all’atto del deposito la CCIAA aveva verificato l’inesistenza di marchi MARGHERITA CALZE già registrati.

Consulenza offerta:

I Consulenti di BIESSE evidenziavano che:

• 1) le ricerche svolte dalla CCIAA sono sempre parziali ed incomplete in quanto non verificano tutti i database disponibili (nello specifico non avevano verificato il database dei marchi UE, valevoli in Italia) e spesso non determinano correttamente le chiavi di ricerca di un marchio, che è costituito da elementi distintivi e non;
• 2) l’articolo 12 del CPI sancisce che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• 3) l’articolo 22 del CPI sancisce che è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo (1) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• 4) il marchio LA MARGHERITA, in particolare, oltre che ad essere registrato come marchio UE è un marchio notorio, che gode di particolare protezione;
• 5) se l’idea del titolare non era produrre e vendere capi di abbigliamento a marchio MARGHERITA CALZE ma avviare un sito di e-commerce, la classe individuata all’atto del deposito non era corretta.

Risultati ottenuti:

Sulla scorta di quanto sopra il Signor Rossi, al fine di evitare i costi della procedura di opposizione e della possibile causa di contraffazione provvedeva a:

• - ritirare il marchio,
• - modificare il sito,
• - modificare il nome della società,
• - rispondere alla diffida sottoscrivendo un accordo transattivo,

I consulenti di uno studio come BIESSE, infatti, avrebbero effettuato una ricerca corretta, evidenziando l’esistenza di tutti i marchi di LA MARGHERITA ed avrebbero sconsigliato al cliente di procedere così come ha fatto. Nella fattispecie lo hanno aiutato per la risposta alla diffida, la verifica dell’accordo transattivo, il ritiro del marchio ed hanno effettuato una consulenza sul nuovo marchio che il signor Rossi ha deciso di utilizzare.