Ambito della consulenza:

Si è rivolto a BIESSE il signor Bianchi (nome di fantasia), titolare della neocostituita start-up ALFABETA srl (nome di fantasia che sostituisce il nome vero) e del sito internet www.alcabeta.it (indirizzo di fantasia), attivo nel settore della vendita e della produzione di un innovativo prodotto denominato ALCABETA.

Il Signor Bianchi aveva costituto la società, registrato e predisposto il sito ed iniziato a promuovere il prodotto senza aver effettuato alcun controllo preliminare. Inoltre, trattandosi di start-up, aveva avviato diverse pratiche di finanziamento.

Inaspettatamente, la ALFABETA aveva ricevuto una diffida da parte di una società con una denominazione molto simile ALTABETA (nome di fantasia), titolare di un marchio registrato similare ALKABETA (nome di fantasia), per prodotti analoghi nella stessa classe merceologica del prodotto ALCABETA. La diffidante chiedeva, nell’ordine, l’immediata modifica del marchio di prodotto ALCABETA, modifica della denominazione sociale ALFABETA, modifica del sito www.alcabeta.it.

Il signor Rossi chiedeva quindi una consulenza a BIESSE evidenziando che il prodotto che si accingeva a produrre e vendere, seppur simile per funzione a quelli prodotti dalla diffidante, era destinato ad una clientela diversa (privati invece che aziende) e che graficamente il marchio ALCABETA era diverso dal marchio ALKABETA. Evidenziava, inoltre, che modificare la denominazione sociale in questa fase sarebbe stato oltremodo dispendioso e complicato. Soprattutto per i finanziamenti richiesti.

Consulenza offerta:

I Consulenti di BIESSE verificavano ed evidenziavano che:

- il marchio azionato da controparte era validamente registrato sul territorio italiano e che, al di là dei prodotti effettivamente commercializzati dalla diffidante, il marchio copriva anche i prodotti che la diffidata si accingeva a produrre;

- l’articolo 22 del CPI sancisce che non possono essere adottati come denominazione sociale, marchio registrato o di fatto e dominio internet segni che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

- il marchio ALCABETA era foneticamente uguale al marchio ALKABETA, peraltro registrato in versione denominativa. Questo tipo di registrazione accorda al suo titolare un’esclusiva sulla dicitura in quanto tale, a prescindere da loghi e caratteri di stampa;

- vista la situazione, per quanto complicato e dispendioso, era consigliabile raggiungere una accordo transattivo. Dal momento che il prodotto non era ancora in commercio, si poteva proporre a controparte di modificare quanto prima marchio e sito internet e negoziare un termine più lungo per modificare anche la denominazione sociale.

Esito della vertenza:

Il Signor Bianchi si dimostrava restio ad accettare i consigli di Biesse e decideva di proporre a controparte un accordo meno penalizzante. Seguiva uno scambio di corrispondenza con i legali di controparte (che già comportavano spese di assistenza legale per il signor Bianchi) volta a cercare di dirimere la controversia.

All’esito, stante l’indisponibilità del signor Bianchi ad effettuare la modifica della denominazione e l’inerzia nel modificare il nome del prodotto e sito internet, la diffidante ha introdotto un giudizio di merito avanti il Tribunale di Brescia, tuttora pendente. Nel giudizio controparte ha chiesto l’immediata modifica del marchio di prodotto della denominazione sociale e del sito, il risarcimento dei danni subiti e il rimborso di tutte le spese legali. ALCABETA si dovrà costituire in giudizio.

Se il signor Bianchi si fosse rivolto ab origine ad uno studio di consulenza prima di adottare la dicitura ALCABETA come denominazione, marchio e sito internet, avrebbe certamente evitato tutti i problemi legati al contenzioso e le relative spese.

I consulenti di uno studio come BIESSE, infatti, avrebbero effettuato una ricerca preliminare corretta, con un costo di poche centinaia di euro, evidenziando l’esistenza del marchio ALKABETA ed avrebbero sconsigliato al cliente di procedere così come ha fatto. Nella fattispecie lo hanno aiutato nell’attività di risposta alla diffida e nel tentativo di raggiungere una soluzione bonaria della vertenza.