Registrare un marchio
I marchi costituiscono importanti asset d'impresa, è quindi fondamentale proteggerli con una registrazione merceologicamente e territorialmente corretta, adeguata alle prospettive attuali e future dell'azienda.
Il nostro studio deposita, registra, sorveglia e difende i marchi dei propri clienti in Italia, in Europa e nel resto del mondo, contro illecite contraffazioni, pratiche di concorrenza sleale e agganciamento commerciale.
È possibile depositare un marchio da soli, ma la procedura di deposito richiede esperienza e competenza per evitare di trovarsi con un marchio debole e difficilmente difendibile dalle imitazioni. Spesso accade, specialmente per le registrazioni in tanti paesi, che le domande di registrazione subiscono opposizioni da parte di proprietari dei marchi simili registrati in precedenza per le stesse classi o per classi affini.
Che cosa è un marchio e perché registrare un marchio
Il marchio è un segno rappresentabile graficamente atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre e può essere costituito da parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della sua confezione, combinazioni di tonalità cromatiche o olfattive.
Il marchio è protetto anche in assenza di registrazione (il marchio di fatto), ma la possibilità di difendere legalmente questa tipologia di marchio è limitata a determinate condizioni. In più esiste il rischio che terzi depositino lo stesso marchio per lo stesso gruppo di prodotti o servizi. Quindi è sempre consigliabile procedere con la registrazione di un marchio. Per avere maggiori informazioni sul marchio di fatto e sui requisiti necessari per registrare un marchio, è possibile consultare la nostra guida dedicata o scaricarla in PDF.
Il marchio è protetto anche in assenza di registrazione (il marchio di fatto), ma la possibilità di difendere legalmente questa tipologia di marchi è limitata.
Inoltre, essendo in possesso di un marchio registrato è possibile richiedere l’inserimento in un database Trademark Clearinghouse di ICANN e accedere ad altri servizi simili, limitando la possibilità di subire infrazioni nell’ambito del Domain Name System (DNS). Questa e altre misure permettono di difendere al meglio i diritti del proprietario di un marchio in caso di una registrazione fraudolenta di un dominio con lo stesso nome o simile.
Un marchio conferisce il diritto di utilizzarlo in esclusiva per i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e per i prodotti o servizi affini. Questo comporta la necessità di scegliere correttamente le classi di registrazione di un marchio.
Le classi di prodotti e servizi: classificazione di Nizza
Le classi di prodotti e servizi sono 45 gruppi di prodotti o servizi, riuniti in base alla loro affinità. Al momento del deposito di un marchio è obbligatorio specificare le classi di prodotti o servizi per i quali si intende utilizzare il marchio. È possibile registrare un marchio per tutte le classi, ma spesso è sconsigliato, in quanto il costo di registrazione dipende dal numero delle classi selezionate e, di conseguenza, aumenta notevolmente all’aumentare del numero di classi scelte.
Per approfondire:
A livello nazionale (presso l’ufficio italiano brevetti e marchi UIBM) ed internazionale (ufficio internazionale WIPO) per identificare le classi di interesse per la registrazione di un marchio si considera come riferimento l'Accordo di Nizza. La classificazione di Nizza suddivide i prodotti nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45.
Depositare il marchio italiano, il marchio dell'Unione Europea (comunitario) oppure il marchio internazionale
Il marchio è un titolo che ha validità sul territorio degli stati che sono stati selezionati al momento della registrazione. È possibile estendere il marchio successivamente in altri paesi, dove la data di registrazione del marchio risulterà quella del momento in cui si chiede l’estensione.
Siccome nel periodo tra il primo deposito del marchio e la sua eventuale estensione in un altro paese d’interesse terzi possono depositare lo stesso marchio per le classi di prodotti o servizi desiderati, è consigliato valutare con attenzione la scelta dei paesi al momento del primo deposito del marchio.
Si può procedere con un primo deposito italiano, poi un marchio dell'Unione Europea e/o selezionare altri paesi d’interesse nel mondo in cui estenderlo.
Guida al diritto industriale:
Per avere informazioni più dettagliate in relazione al marchio, ai requisiti di validità, al processo di registrazione e alla tipologia dei marchi, è possibile consultare la nostra Guida al diritto industriale oppure scaricare in PDF l'opuscolo informativo.
Quanto costa depositare un marchio
Il costo del marchio è composto da diversi componenti, come la tassa di deposito, gli onorari del consulente, il costo del rilascio dell’attestato.
Per stimare la tassa di deposito occorre conoscere il tipo di marchio che si vuole ottenere (nazionale, UE, per altri paesi del mondo) e il numero delle classi di prodotti e servizi per cui si vuole ottenere il diritto di esclusiva. Al momento del deposito di una domanda, la tassa di deposito comprende una classe merceologica, alla quale è possibile aggiungere altre classi, pagando una tassa aggiuntiva.
Gli importi da corrispondere alle relative organizzazioni (UIBM, EUIPO, WIPO) sono imposti per legge e valgono per tutti i tipi di marchio (marchi denominativi e figurativi), differenziandosi, però per il territorio in cui sono registrati e per il numero di classi. La classificazione di Nizza dei prodotti e servizi viene applicata sia a livello italiano che quello europeo.
La durata e il rinnovo di un marchio
I diritti conferiti dalla registrazione di un marchio al suo titolare decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione e hanno una durata di 10 anni. Allo scadere del periodo indicato è possibile rinnovare il marchio presentando una domanda di rinnovo per ulteriori 10 anni.
Il Codice della Proprietà Industriale, cioè il corpo di leggi che regola la materia nel nostro paese, prevede che il marchio debba essere usato entro cinque anni dopo la registrazione, altrimenti il marchio decade.
Non sono previsti canoni annuali per il mantenimento in vita della registrazione di un marchio.
Per approfondire
- Come registrare un marchio in Italia?
- Come registrare un marchio in Europa e all'estero?
- Quanto costa registrare un marchio italiano?
- Quando posso usare i simboli "TM" e "R"
- Come registrare un marchio internazionale?
- Come registrare un marchio dell'Unione Europea?
- Guida al diritto industriale: classificazione dei prodotti e/o dei servizi per registrare un marchio