Come depositare un marchio
Nessuno è obbligato a farsi assistere da un mandatario per il deposito di un marchio che può essere effettuato anche direttamente dal richiedente. La pratica amministrativa di deposito, in sé, è piuttosto semplice. Spesso, però, chi procede da solo sottovaluta l’importanza della definizione di una corretta strategia di deposito, volta a ridurre i rischi di contestazione, rendere il marchio proteggibile al meglio ed agevolare la sua estensione all’estero, con ottimizzazione di costi.
Un marchio, infatti, per essere validamente registrato e, dunque, protetto nel tempo, deve avere determinati requisiti che spesso chi procedere da solo ignora, ragion per cui è facile trovarsi in possesso di registrazioni passibili di nullità in caso di contestazione. Inoltre, un marchio può essere depositato in versione denominava, figurativa, mista, a colori o in scala di grigi, e ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro.
Infine, anche la scelta dei prodotti e/o sevizi da tutelare non è così immediata come sembra, e varia a seconda del tipo di business e delle prospettive del suo titolare, posto che esistono anche depositi “difensivi”. In caso di successiva estensione all’estero poi, una classificazione non del tutto corretta può comportare costi aggiuntivi.
Per tutte queste ragioni è sempre consigliabile affidarsi ad uno studio di consulenza come BIESSE per definire a monte la migliore strategia di deposito del proprio marchio, perché è meglio spendere qualcosa all’inizio e partire con il piede giusto piuttosto che trovarsi poi a sostenere i costi di contenziosi e/o opposizioni e/o nullità del marchio.
Dove depositare un marchio in Italia – uffici per la registrazione dei marchi
La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio in cui è richiesto. In Italia i marchi vengono registrati presso l'UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi. La procedura di registrazione non prevede alcun esame; il marchio è protetto per 10 anni dalla data di deposito della domanda.
Gli enti ufficiali deputati alla registrazione dei marchi sono:
UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Marchi Italiani) http://www.uibm.gov.it
È un ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico preposto alla registrazione e gestione dei marchi e brevetti italiani e comprende anche la Direzione generale Lotta alla contraffazione. L’Ufficio si trova a Roma.
EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office) https://euipo.europa.eu
È un’agenzia preposta alla registrazione e la gestione dei marchi e dei design dell'UE per il territorio dell’Unione europea. Fino al 2016 era chiamato l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI / OHIM). L’EUIPO gestisce i marchi dell'UE e i design dell'UE all’interno dell’UE. La sede dell’EUIPO è ad Alicante (Spagna).
OMPI – Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) http://www.wipo.int
È una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite dedicata alla protezione della proprietà industriale nel mondo. Attualmente WIPO conta 188 stati membri e ha sede a Ginevra (Svizzera).
Oltre agli organismi sopra indicati, sono competenti alla registrazione dei marchi gli uffici marchi nazionali presenti nei singoli paesi.
Come depositare un marchio – procedura di registrazione di un marchio italiano
Normalmente la procedura standard di registrazione di un marchio si articola attraverso quattro fasi come da schema riportato sotto:
- deposito domanda;
- esame (quasi sempre solo formale, a volte anche di anteriorità);
- eventuale pubblicazione e registrazione;
- in caso di rifiuto (provvisorio o parziale) o di contestazione da parte di terzi si possono aprire eventuali fasi c.d. di replica, ricorso o opposizione.
A seconda della giurisdizione e/o della procedura di deposito, ad ogni fase può corrispondere uno specifico costo.
Nella maggior parte dei paesi (Italia e marchio comunitario in particolare) le registrazioni dei marchi sono concesse senza esame preventivo di anteriorità; sono pertanto sempre soggette al rischio di eventuali opposizioni e/o azioni di nullità da parte di terzi, in quanto l’esistenza di marchi, design, copyright, ditte e/o denominazioni societarie antecedenti identici o similari, usati o depositati per prodotti identici o similari, possono invalidare la registrazione e/o l’uso di un marchio successivo.
Nei paesi in cui viene effettuato d’ufficio un esame di novità, inoltre, l’esistenza di marchi anteriori identici o similari può portare al rigetto della domanda di registrazione o alla sua limitazione. Pertanto, prima di procedere con il deposito della domanda di registrazione, si consiglia di effettuare una ricerca di anteriorità tra i marchi antecedenti valevoli nei paesi di interesse.
Qualsiasi paese estero può rifiutare la registrazione di un marchio, anche se già accettato in Italia o in altri paesi.
La registrazione di un marchio, inoltre, può essere rifiutata qualora il marchio sia ritenuto privo di capacità distintiva ovvero consista esclusivamente in diciture o loghi divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, oppure sia costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (tipologia, destinazione, qualità, ecc.).
In relazione alla maggiore o minore capacità distintiva i marchi si dividono in marchi forti e deboli. I marchi deboli sono più difficili da registrare e da proteggere.
Taluni paesi, come USA, Filippine e Canada richiedono periodicamente la c.d. prova d’uso del marchio. In Italia non è prevista la prova d'uso del marchio.
BIESSE brevetti & marchi
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