GUIDA AL DIRITTO INDUSTRIALE: requisiti di un marchio

Requisiti per registrare un marchio (marchio registrato)

Per essere validamente registrato – e usato – un marchio deve essere dotato di alcuni requisiti: novità, capacità distintiva e liceità.

Requisito di novità di un marchio

La novità del marchio è regolata dall'articolo 12 CPI, che specifica che non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:

a. consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (volgarizzazione o standardizzazione del marchio);

b. siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c. siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità – ad esempio, l'uso della parola "Lunarossa" come denominazione di una singola pizzeria non toglie novità ad un successivo marchio depositato da una ditta che produce abbigliamento). Chiaramente l'uso precedente del segno da parte dello stesso richiedente non è di ostacolo alla registrazione;

d. siano identici ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici;

e. siano identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f. siano identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

g. siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera f);

h. nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

Il marchio deve distinguersi anche dai marchi anteriori. Le differenze rispetto ai marchi anteriori rendono il marchio nuovo, ma se tali differenze sono minime e il marchio risulta comunque confondibile con i marchi anteriori, la sua capacità distintiva viene a mancare; in questa circostanza il marchio non è valido.
È, quindi opportuno e consigliato svolgere una ricerca d'anteriorità prima di procedere con l'uso e/o il deposito di una domanda di registrazione di marchio. La ricerca può evidenziare l'esistenza o meno di marchi o ditte o società anteriori uguali o similari, che potrebbero essere di ostacolo all'uso o alla registrazione del segno.
Ad esempio la banca dati dei marchi italiani, utile per svolgere la ricerca di uno specifico marchio o di marchi in generale, è raggiungibile a questo link: UIBM - Ricerca Marchi.

Requisito di capacità distintiva di un marchio

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il marchio, infatti, deve poter distinguere il prodotto da tutti gli altri prodotti dello stesso genere presenti sul mercato e la sua registrazione non deve tradursi in un ingiustificato monopolio di diciture di uso comune.

In relazione alla maggiore o minore capacità distintiva i marchi si dividono in marchi forti e deboli.

Possono comunque costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

Requisito di liceità di un marchio

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (i famosi Galletti "Amburghesi" Vallespluga non provenivano da Amburgo e il nome commerciale fu cambiato in Galletto Vallespluga);
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. È, quindi, vietata l'utilizzazione di bandiere e stemmi di Stati o segni confondibili con altri protetti da convenzioni internazionali (ad esempio l'emblema della croce rossa o il simbolo olimpico) e di segni il cui uso costituisce violazione di un altrui diritto.

In molti settori merceologici la scelta del marchio è spesso condizionata dalla necessità per il titolare di descrivere in qualche modo i propri prodotti o servizi offerti o la località di provenienza. Questa è una delle ragioni per cui è consigliabile affidarsi ad un mandatario marchi nella scelta del marchio da depositare. Il mandatario potrà svolgere una ricerca d'anteriorità e dopo aver confrontato il marchio di interesse con i marchi anteriori depositati da terzi, potrà consigliare l'imprenditore circa le scelte più opportune rispetto alla novità e alla capacità distintiva del marchio.