Difesa dall'accusa di contraffazione brevettuale

Ambito della consulenza: DIFESA DALL’ACCUSA DI CONTRAFFAZIONE BREVETTUALE

Consulente: ing. Matteo Pes

Il quesito:

Nel mese di settembre 2012 la ditta Bonomini S.r.l., attiva da decenni nel settore della produzione di scarichi doccia, sifoni e raccordi, ha subito il sequestro penale di due prodotti esposti presso il relativo stand all’evento fieristico CERSAIE di Bologna.

Il sequestro è stato concesso dalla Procura della Repubblica di Bologna per asserita violazione di diritti brevettuali ex art. 517 ter del codice penale, su denuncia/querela di un concorrente olandese che in precedenza aveva più volte diffidato Bonomini S.r.l.

Nei confronti di Bonomini S.r.l. il concorrente olandese ha anche presentato presso il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ricorso ex art. 129 e ss. Del Codice Proprietà Industriale (CPI), lamentando la contraffazione di due brevetti europei, e ottenendo un provvedimento di descrizione inaudita altera parte (r.g. n. 14407/2012).

La ditta Bonomini S.r.l. si è rivolta al nostro studio per ottenere assistenza tecnico legale nei due procedimenti, civile e penale.

La consulenza offerta:

BIESSE ha rilevato che uno dei due brevetti europei non era azionabile in Italia nel momento in cui il sequestro è stato eseguito, e che esistevano validi argomenti a sostegno della tesi della non contraffazione dei prodotti sequestrati, rispetto all’ambito di tutela riconducibile ai due brevetti europei del concorrente.

A valle del sequestro eseguito in fiera, il concorrente olandese ha abbandonato il procedimento civile, che si è automaticamente estinto.

Il procedimento penale si è concluso in favore dell’imputato signor Bonomini, legale rappresentante della società, con provvedimento di archiviazione in seguito alla presentazione di memorie difensive, basate sulla difesa tecnica brevettuale approntata dal nostro studio. Il Pubblico Ministero, in seguito a presentazione di dette memorie e consulenze ha formulato richiesta di archiviazione al Giudice, non ritenendo l’interferenza con i brevetti del concorrente olandese.

Il Giudice ha accolto e disposto l’archiviazione.

A valle delle vicende descritte, su nostro suggerimento Bonomini S.r.l. ha avviato una procedura cautelare, sempre a Bologna (R.G. n. 20035/2012), volta all’accertamento negativo della contraffazione, fornendo al consulente tecnico d’ufficio (CTU) designato in quella circostanza altri campioni dei prodotti oggetto del sequestro.

Il CTU designato ha confermato la non contraffazione dei due brevetti europei, e così il giudice. Nel giudizio, il concorrente olandese è stato dichiarato contumace.

A questo punto, sempre su nostro suggerimento, Bonomini S.r.l. ha contrattaccato il concorrente olandese, avviando una procedura presso il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa (r.g. n. 21363/13) mirata a ottenere un risarcimento e:

- inibire ulteriori comportamenti del concorrente olandese,
- accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dal concorrente olandese costituisce un grave atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 (e seguenti) del codice civile,
- ordinare l’esibizione delle scritture contabili del concorrente olandese, inerenti ai prodotti oggetto di causa, anche qualora i prodotti siano commercializzati in Italia da distributori in via esclusiva,
- condannare il concorrente olandese al risarcimento di tutti i danni patiti dal titolare della Bonomini S.r.l., nonché dalla stessa Bonomini S.r.l.,
- ordinare la pubblicazione della sentenza, a norma dell’art. 2600 c.c., sul quotidiano Il Corriere della Sera e su nota rivista di settore Giornale del Termoidraulico;
- autorizzare la Bonomini S.r.l. all’inoltro a tutti i clienti, fornitori e concorrenti, di un comunicato/estratto della sentenza.

In questa circostanza il concorrente olandese si è costituito in giudizio, e ha depositato richiesta riconvenzionale di accertamento della contraffazione dei suoi due brevetti europei. Ha inoltre chiesto e ottenuto di poter includere nel procedimento anche una terza privativa, una domanda di brevetto europeo della quale uno dei brevetti concessi è divisionale.

È stata istituita una nuova consulenza tecnica d’ufficio sui due brevetti concessi e sulla domanda di brevetto. Da parte sua, Bonomini S.r.l. ha preferito non mettere in discussione la validità dei brevetti, evitando di chiederne l’annullamento.

In precedenza però, a valle della prima CTU favorevole, BIESSE ha depositato all’ufficio europeo dei brevetti EPO due lettere contenenti osservazioni ex art. 115 CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo) contro la brevettabilità di quanto rivendicato nella domanda di brevetto europeo. L’esaminatore dell’EPO ha espresso un parere negativo sulla domanda di brevetto, in linea con il nostro, e ha convocato il titolare in udienza. L’udienza è fissata a maggio 2017.

Nel frattempo si è conclusa la nuova CTU. Anche il CTU designato in questo nuovo procedimento ha confermato che i prodotti di Bonomini S.r.l. non costituiscono contraffazione dei due brevetti europei, e ha inoltre riconosciuto la non contraffazione della domanda di brevetto pendente.

Il procedimento civile non si è ancora concluso.