Negoziare su titoli di proprietà intellettuale: licenze, cessioni, annotazioni

Brevetti, modelli e marchi rientrano nella categoria dei c.d. beni mobili e possono, pertanto, essere ceduti, permutati, conferiti in società, ereditati, dati in licenza ecc..Gli accordi che trasferiscono la titolarità di brevetti, modelli e marchi richiedono la forma scritta e, ai fini della piena opponibilità ai terzi, la trascrizione presso l'ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

Le normative vigenti prevendono che lo sfruttamento di un'invenzione, un design o un marchio (titoli di proprietà industriale) possa essere effettuato sia direttamente dal titolare, sia indirettamente a mezzo di un soggetto terzo, attraverso la stipulazione di accordi di licenza, merchandising, franchising, co-branding, ecc. Inoltre è prevista la possibilità di cedere, anche solo parzialmente, i diritti relativi ai predetti titoli di proprietà industriale.

Lo studio Biesse affianca i propri clienti nella negoziazione di licenze o cessioni di brevetti, marchi, design, know-how, in Italia e all'estero.

Come avviene la cessione di un titolo di proprietà intellettuale

La cessione è un contratto mediante il quale il titolare di un marchio, un brevetto o un design cede a un terzo tutti o alcuni diritti di sfruttamento economico, dietro versamento di un corrispettivo che può essere pagato in un'unica soluzione o frazionato nel tempo. Così operando, il titolare (cedente) si spoglia della titolarità di tali diritti che vengono, invece, acquisiti dall'acquirente (cessionario).

La cessione può essere stipulata a titolo gratuito o oneroso e può essere il risultato di un contratto di compravendita, di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di conferimento in società, di permuta, ecc. La cessione, inoltre, può riguardare tutti i titoli appartenenti ad una determinata famiglia o solo alcuni di essi (ad esempio può riguardare solo le estensioni di marchi e brevetti in paesi in cui il titolare non è operativo).

Contratto di licenza di un titolo di proprietà industriale, accordi di merchandising, franchising e co-branding

Con il contratto di licenza, invece, il titolare (licenziante) conserva la titolarità dei diritti, ma concede a un altro soggetto (licenziatario), il diritto sfruttamento del titolo (ad esempio quello di apporre il marchio sui propri prodotti o di produrre e commercializzare l'invenzione coperta da brevetto) per un periodo di tempo predefinito, dietro versamento di un corrispettivo.

Il corrispettivo (royalty) può prevedere una parte fissa e una parte variabile, solitamente commisurata alle vendite o al fatturato generati dal titolo concesso in licenza. La licenza può essere esclusiva, se il titolare rinuncia allo sfruttamento diretto del titolo concesso in licenza e si impegna a non concedere altre licenze, oppure non esclusiva se il titolare si riserva lo sfruttamento diretto del titolo concesso in licenza o si riserva di concedere altre licenze, magari per territori differenti. Può accadere, infatti, che un titolo sia concesso in licenza a più soggetti ciascuno operante su uno specifico territorio.

Nell'ambito del contratto di licenza sono riconducibili anche gli accordi di merchandising, franchising e co-branding.

Accordo di merchandising per i titoli di proprietà intellettuale

L'accordo di merchandising, consente al titolare di un marchio operativo in un determinato settore di concedere ad un licenziatario il diritto di apporlo sui propri prodotti o servizi, che generalmente sono attinenti ad un ambito merceologico diverso da quello del titolare anche se ad esso abbinabili. Attraverso questa strategia commerciale il titolare potrà sfruttare l'effetto traino del proprio marchio (specialmente se rinomato) ed espanderne fortemente le potenzialità.

Accordo di franchising per i titoli di proprietà intellettuale

L'accordo di franchising, invece, consente a un'impresa di concedere a un soggetto (definito affiliato o franchisee) la disponibilità di una serie di diritti di proprietà industriale – marchi, denominazioni commerciali, brevetti, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, consulenza tecnica o commerciale – inserendolo in una rete di affiliati sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati prodotti e/o rendere determinati servizi in modo uniforme e standardizzato.

Accordo di co-branding per i titoli di proprietà industriale

Infine, l'accordo di co-branding prevede che un'impresa possa associare al proprio marchio quello di un'altra impresa al fine di accrescere la forza attrattiva dei prodotti o servizi sui quali i due segni sono apposti, o per ottimizzare i costi relativi a una campagna pubblicitaria.

Pertanto, una corretta strategia di gestione del portafoglio titoli, dovrebbe considerare sia lo sfruttamento economico diretto del titolo (ad esempio apposizione del marchio sui propri prodotti, produzione e vendita di beni brevettati, ecc.), sia lo sfruttamento indiretto in tutti quei mercati che, per svariate motivazioni, il titolare non è in grado di coprire. Ovviamente, maggiore sarà la copertura brevettuale o di marchio in termini geografici, maggiore sarà la possibilità di valorizzazione commerciale del titolo in quanto cessioni e licenze hanno solitamente ad oggetto diritti registrati o brevettati.
Per questo motivo è importante valutare attentamente con il proprio consulente in proprietà industriale quali potrebbero essere le potenzialità di sfruttamento economico di marchi e brevetti al fine di definire la migliore strategia di protezione ed estensione.

Valutazione economica dei titoli di proprietà industriale

I diritti di proprietà industriale possono essere "monetizzati", cioè trasformati in un'ulteriore fonte di reddito per le imprese se visti in un'ottica finanziaria. I titoli di proprietà industriale, infatti, possono essere utilizzati come garanzia per accedere a fonti di finanziamento pubblico (patent box, bandi di finanziamento) o privato, quali mutui e leasing.

I principali strumenti di finanziamento, invero poco adottati in Italia, sono i seguenti:

- IP LOAN: utilizzo della proprietà intellettuale come garanzia per un prestito per ampliare le fonti di finanziamento;
- IP SECURITIZATION: trasformazione del flusso di royalty derivanti dalla stipula di contratti di licenza in titoli negoziabili collocati presso gli investitori per finanziarsi mediante l'anticipazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento;
- IP SALE AND LEASE BACK: cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing per finanziarsi mediante la vendita dell'asset con possibilità di riscatto;
- finanziamento pubblico tramite il regime fiscale chiamato patent box o tramite bandi nazionali o regionali.

Sfruttamento economico del know-how

A determinate condizioni, inoltre, gode di tutela anche il c.d. Know How, ovvero quell'insieme di conoscenze industriali e commerciali idonee a dare un valore aggiunto a produzione e/o marketing in quanto segrete. Si tratta spesso di conoscenze che pur avendo un valore non possono accedere alla tutela brevettuale. Tali informazioni sono protette dalla disciplina del cosiddetto segreto industriale e nulla vieta alle imprese di sfruttarle commercialmente mediante appositi accordi volti a trasferire tecnologie o conoscenze e/o a concederle in licenza.

Trascrizione delle cessioni o licenze dei titoli di proprietà industriale

La normativa italiana non richiede una forma particolare per le cessioni dei titoli di proprietà industriale e/o per la concessione di licenze. Di contro, è richiesta la forma scritta per trascrivere tali atti presso l'ufficio italiano brevetti e marchi UIBM, a fini pubblicistici. Con la procedura di trascrizione si rende ufficiale e pubblico ai competenti uffici e a tutti gli interessati il cambio di titolarità di marchi, brevetti e design oppure la concessione di diritti di sfruttamento sui titoli, quali licenze o comodati d'uso, anche al fine di rende tali atti opponibili ad eventuali terzi in caso di conflitto.

La trascrizione consiste nel deposito dell'atto di cessione o concessione, che deve assumere la forma dell'atto notarile o della scrittura privata con autentica notarile. In alternativa è possibile depositare una dichiarazione di avvenuta cessione o concessione registrata presso l'Ufficio del Registro, in originale o in copia autenticata.

Accordo di riservatezza

L’accordo di riservatezza diventa uno strumento imprescindibile quando, per il perfezionamento del proprio trovato o la verifica della sua concreta fattibilità, l'inventore si vede costretto a coinvolgere soggetti terzi (disegnatori, progettisti, stampisti, laboratori, potenziali clienti) prima di procedere con il deposito della domanda di brevetto. Con l'accordo di segretezza è possibile vincolare il soggetto terzo al segreto su quanto gli verrà rivelato, evitando così di farsi sottrarre l'idea oppure incorrere in una pre-divulgazione potenzialmente invalidante per il successivo brevetto.

I consulenti di Biesse sono a disposizione per consulenze ed assistenza nella stipula di accordi di cessione e sfruttamento di brevetti, modelli e marchi, nonché per la stipula di tutti gli accordi connessi ai predetti diritti (accordi segretezza, patti non concorrenza, accordi distribuzione, trascrizioni, ecc.).