Ambito della consulenza:

Con opposizione depositata il 17 novembre 2017, Airbnb chiedeva il rigetto della domanda di registrazione del marchio “Ciaobnb” per applicazioni e servizi legati al settore turistico-alberghiero, sostenendo che l’utilizzo della dicitura “bnb” quale parte finale del marchio opposto costituisse un indebito agganciamento, confusorio, alla notorietà della sua piattaforma e del suo marchio “Airbnb”.

Ciaomanager, assistita dallo studio Biesse di Brescia, si è difesa argomentando in primis sulle differenze fonetiche e concettuali tra i due marchi, idonee a scongiurare qualsiasi rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Consulenza offerta:

Come evidenziato dalla difesa di Ciaomanager, infatti, le diciture “Air” e “Ciao”, elementi caratterizzanti dei due marchi, differiscono dal punto di vista fonetico e concettuale, richiamando la prima il concetto di “sharing-economy”, la seconda un noto saluto italiano.

L’utilizzo della dicitura “bnb” quale parte finale del marchio contestato non creerebbe alcun indebito agganciamento al marchio Airbnb, essendo tale dicitura descrittiva ed evocativa del settore turistico-alberghiero di rifermento ed essendo la notorietà del segno dell’opponente relativa al marchio nel suo insieme e non nella parte finale. Infatti, poiché la dicitura "B&B", acronimo “bed & breakfast”, non può essere utilizzata quale parte di un nome di dominio internet - stante l’impossibilità di utilizzare caratteri speciali quali la “&” - la dicitura "bnb" è usata frequentemente nei domini Internet in sua sostituzione. La scelta di utilizzare tale dicitura è dovuta alla pronuncia simile e anche al fatto che la dicitura "and" è comunemente usata nella sua forma di abbreviazione "n", come in "Rock'n'roll" e “fish'n'chips”.

La difesa di Ciaomanager ha quindi sostenuto la carenza di capacità distintiva della dicitura “bnb” in sé, in quanto chiaramente evocativa dei servizi alberghieri.

Infine, la difesa di Ciaobnb ha evidenziato che, come ha più volte rilevato l’EUIPO, è noto che l’attenzione del pubblico è concentrata acusticamente e visivamente sulle prime sillabe di un marchio, non sulle ultime: quando si legge un testo, l'attenzione dell'individuo va alle prime lettere di una parola e non alle ultime; altrimenti non si potrebbero spiegare errori di copia molto comuni che di solito vengono commessi durante le trascrizioni frettolose (tecnicamente errori dovuti alla lettura sintetica).

Airbnb ha contestato la valenza descrittiva ed evocativa della dicitura “bnb” e la sua riconducibilità alla formula “B&B”, ribadendo l’agganciamento alla notorietà del suo marchio.

Esito della vertenza:

L’EUIPO ha dapprima rilevato che i beni e i servizi rivendicati nella domanda di registrazione contestata sono in effetti gli stessi della registrazione su cui si basa l'opposizione.

Ha rilevato che, indubbiamente, il marchio anteriore “Airbnb” è generalmente noto nel mercato rilevante, dove gode di una posizione consolidata tra i marchi leader, tuttavia a parere dell’EUIPO il pubblico di riferimento di detto mercato è un pubblico accorto, con conoscenze ed attenzione medio alte.

Successivamente l’EUIPO ha rilevato che da una visione d’insieme i due marchi suscitano un’impressione generale sufficientemente distante, con una bassa somiglianza a livello visivo e fonetico, che si determina soprattutto nella parte iniziale. I marchi "Airbnb" e “Ciaobnb” condividono infatti solo la dicitura finale “bnb”.

L’EUIPO non è sceso nel merito della maggiore o minore capacità distintiva della dicitura “bnb” in quanto ha rinvenuto la predetta diversa impressione generale dei marchi sia in relazione ai consumatori per i quali la dicitura “bnb” non ha alcun significato, sia in relazione – e a maggior ragione – per quelli per i quali l 'elemento comune, "bnb" ha un carattere distintivo limitato, in quanto evocativo del settore turistico-alberghiero.

Considerando quanto sopra, anche se i prodotti e i servizi sono gli stessi e il marchio antecedete ha un alto grado di distintività nel suo insieme, a parere dell’EUIPO non vi è alcun rischio di confusione da parte del pubblico.

Airbnb ha sostenuto anche il c.d. rischio di associazione, ovvero che il pubblico avrebbe potuto presumere che il marchio contestato, "Ciaobnb", designasse servizi speciali di Airbnb sul territorio italiano, oppure una collaborazione commerciale. A parere dell’EUIPO, invece, proprio il richiamo all’italianità della parola “Ciao” contribuisce a mettere ancora più distanza tra i due marchi.

L’EUIPO, pertanto, accogliendo le difese di Ciaobnb ha rigettato l’opposizione di Airbnb ed ha sancito la registrabilità del marchio Ciaobnb. Airbnb ha ora termine sino al 9 giugno per impugnare la decisione.