Marchio dell'Unione Europea

Registrare un marchio dell’Unione Europea (MUE, marchio europeo o comunitario)

A marzo del 2016 è entrato in vigore il regolamento sul marchio dell’Unione Europea che ha modificato il regolamento sul marchio comunitario. È cambiato anche il nome dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) sostituito ufficialmente da EUIPO, European Intellectual Property Office (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale). Allo stesso tempo il marchio comunitario è diventato il marchio dell’Unione Europea (MUE).

Marchio dell’Unione Europea, MUE

Con un'unica domanda di registrazione si può ottenere tutela giuridica del proprio marchio per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Quindi, il marchio dell’Unione Europea (MUE) ha portata sovra-nazionale e conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 28 stati e si estende automaticamente a ogni nuovo membro dell’UE. A differenza del marchio internazionale (che è un fascio di marchi nazionali), il MUE è un marchio unico valido per tutti i paesi dell’UE ed è, dunque, impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni stati membri.

La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all' Ufficio per l’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), ad Alicante (Spagna).

L’EUIPO non prevede un esame di novità, mentre esiste una procedura di opposizione. Nel caso in cui una domanda di marchio dell’Unione europea venga rifiutata, è possibile chiederne la conversione in singole domande nazionali nei Paesi in cui non risultano impedimenti alla sua registrazione. In questo caso, ai fini della novità del marchio, fa fede la data del deposito europeo o dell’eventuale priorità rivendicata.

Il marchio dell’Unione europea è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.

Chi può registrare un marchio dell’UE

Il MUE può essere registrato dalle persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno stato membro dell’UE; dalle persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno stato membro dell’UE.

Il marchio dell’UE può anche essere designato come collettivo se il richiedente è un’associazione di fabbricanti, produttori, fornitori di servizi o commercianti oppure un’entità giuridica di diritto pubblico.

Paesi del MUE

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

Requisiti del marchio dell’UE

I requisiti della novità, la capacità distintiva, la liceità ecc. devono valere anche per il marchio europeo (rif. l’art.7 del Regolamento (UE) 2015/2424).

Sono esclusi dalla registrazione:
- i marchi privi di carattere distintivo;
- i marchi composti da segni o da indicazioni generiche o divenuti comuni nel linguaggio o nelle pratiche commerciali;
- i marchi incompatibili con l’ordine pubblico o il buon costume;
- i marchi che possono ingannare il pubblico, ad esempio, sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.
Quindi, un MUE può essere costituito da qualsiasi segno che può essere rappresentato graficamente (ovvero parole, disegni, lettere, cifre, la forma del prodotto o della sua confezione), purché consenta di distinguere i prodotti o servizi di un impresa.

Diritti conferiti da un marchio dell’UE

Il MUE conferisce al suo titolare un diritto esclusivo che consiste nel vietare l’impiego ai fini commerciali:
- di un segno identico per le stessi classi di prodotti e servizi;
- di un segno che potrebbe essere confuso dal pubblico con un altro marchio;
- di un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o sevizi diversi da quelli del marchio comunitario già registrato, qualora l’impiego del segno sfrutti la reputazione e il carattere distintivo del marchio registrato.

Domanda di registrazione di un marchio dell’UE

La domanda per la registrazione di un MUE deve essere presentata in due lingue, una delle quali deve essere scelta tra le lingue ufficiali dell’Unione Europea (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo). Quindi, se la domanda di registrazione è presentata in italiano, si può scegliere la seconda lingua della domanda tra le rimanenti quattro lingue ufficiali (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

Procedura di registrazione di un MUE

Rinuncia e decadenza di un marchio dell’UE

Previa domanda presentata presso l’EUIPO, il titolare di un marchio dell’UE può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti se:
- per un periodo di cinque anni il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo nell’UE;
- per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio ha subito la volgarizzazione; il marchio europeo potrebbe essere annullato se, a causa dell'uso che ne viene fatto, diventa il nome comune per un prodotto o un servizio, o se diventa fuorviante per quanto riguarda la natura, la qualità o l'origine geografica dei prodotti e servizi per cui è registrato;
- il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni che gli consentono di essere titolare del marchio UE (ad esempio, qualora il marchio abbia un riferimento geografico che da un valore aggiunto e il titolare abbia trasferito l’unità produttiva in un’altra località).

Quanto costa depositare un marchio dell’UE

Per depositare una domanda di registrazione di un MUE si deve versare all’EUIPO la tassa di deposito di: - Euro 850 per il deposito telematico per una classe di prodotti e servizi (e-filing)
- oppure Euro 1.000 per il deposito della domanda cartacea per una classe di prodotti e servizi
- Euro 50 se si intende proteggere una seconda classe di prodotti e servizi
- Euro 150 per ogni classe protetta oltre la seconda.

Rinnovare il marchio dell’UE

Le tasse per il rinnovo di un MUE sono le stesse che valgono per il suo deposito.
I termini per il rinnovo dei marchi dell’UE che devono essere rinnovati dopo il 23 Marzo 2016 scadono alla data esatta di scadenza del marchio e non più alla fine del mese. Di conseguenza anche i sei mesi “di grazia” in cui è possibile rimettere in vita il marchio con una mora, decorrono dalla data esatta di scadenza.

Procedura di annullamento di un MUE

È possibile annullare un marchio dell’UE anche dopo il termine del periodo di opposizione. Il deposito di una procedura di annullamento prevede un successivo scambio di argomentazioni tra le parti coinvolte. Qualora non venga raggiunto un accordo, la decisione spetterà all’Ufficio.

La tassa per la domanda di annullamento ammonta ad Euro 630 e può essere presentata per due motivazioni: per la dichiarazione di nullità di un marchio (quindi, con effetto retroattivo: il marchio viene eliminato anche dal registro dei marchi) e per la decadenza (il marchio non è più valido dal momento in cui la decadenza diventa effettiva, cioè a partire dalla data della domanda presso EUIPO).

È possibile estendere la protezione offerta dal MUE nei paesi non UE?

Per ottenere la protezione fuori dai confini dell’UE si possono depositare singole domande nazionali nei paesi d’interesse oppure usare lo strumento predisposto dal Protocollo di Madrid per la registrazione dei marchi a livello internazionale.

Il Protocollo di Madrid richiede l'esistenza di un marchio di base con valenza nazionale che viene poi esteso ad altri Stati che aderiscono all'Accordo e al Protocollo di Madrid. Per poter presentare una domanda di “estensione” del marchio europeo in altri paesi al di fuori dell’UE non è necessario aspettare la sua registrazione, ma occorre considerare che nell’eventualità in cui il marchio dell’UE non venga concesso, verranno a mancare anche tutti i diritti ad esso legati a livello internazionale.

Non tutti i titolari di un MUE possono estenderlo in altri paesi attraverso EUIPO. Il titolare del marchio deve possedere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE oppure avere la sede, una stabile organizzazione o il domicilio nell’UE.

Cosa succede ai marchi internazionali se il marchio dell’UE viene annullato dopo la sua registrazione?

Trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione di un MUE (il c.d. “periodo di dipendenza”) il fascio di marchi internazionali acquisisce l’indipendenza rispetto al MUE originario e quindi, anche se il MUE venisse annullato per qualche ragione, il fascio dei marchi internazionali continuerebbe ad essere valido.

Quanto costa estendere un marchio dell’UE in tutti i paesi aderenti al Protocollo di Madrid?

Il costo di registrazione di un marchio dell’UE e della sua estensione in tutti i territori dei paesi che hanno aderito al Protocollo di Madrid è elevato. Al momento attuale solo le tasse da corrispondere all’EUIPO e alla Organizzazione mondiale di proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) possono ammontare ad Euro 16.000 senza considerare gli onorari del rappresentante ed eventuali spese successive legate a opposizioni e repliche ai singoli uffici nazionali o alla necessità di presentare la prova d’uso effettivo del marchio in alcuni paesi.
Quindi, consigliamo ai nostri clienti di selezionare attentamente i paesi d’interesse in cui poi procedere all’estensione del marchio europeo.