Due Diligence della proprietà industriale
Con l'espressione 'due diligence' nell'ambito della proprietà industriale si identifica l'insieme delle verifiche svolte su un portafoglio di titoli di proprietà industriale, ad esempio un portafoglio che comprende brevetti, marchi e design.
Tipicamente i nostri clienti ci commissionano una due diligence quando un'azienda (o un ramo d'azienda) deve essere acquisita o ceduta, oppure in fase di negoziazione di licenze su tecnologie tutelate, o ancora per la richiesta di finanziamenti pubblici o da parte di banche o investitori.
L'azienda che deve essere acquisita o ceduta può essere titolare di uno o più brevetti, marchi e design, anche in diversi paesi. L'acquirente normalmente vuole verificare che il portafoglio sia in ordine, che i brevetti siano stati mantenuti in vita negli stati di interesse pagando le tasse annuali previste, e che i marchi e i design siano effettivamente stati rinnovati. Una due diligence serve a verificare questa circostanza e inoltre fa emergere l'esistenza di pegni esistenti sul portafoglio, trasferimenti di titolarità o trascrizioni di licenze.
In altre parole la due diligence serve a fotografare lo stato del portafoglio in un particolare momento ed evidenziare eventuali criticità che possono pregiudicare il mantenimento in vita, il trasferimento dei titoli o l'utilizzo da parte dell'acquirente. Ad esempio se un particolare brevetto è già stato concesso in licenza ad un concorrente con un contratto a lungo termine, l'acquirente potrebbe non aver interesse ad acquisire quel brevetto perché comunque sarebbe tenuto a rispettare il contratto. Le stesse verifiche ci vengono chieste dai soggetti intenzionati ad acquisire una licenza su uno o più brevetti, marchi o design.
La due diligence presuppone lunghe verifiche sulle banche dati internazionali, presso le aziende interessate, e verifiche manuali presso gli uffici brevetti (anche per mezzo di corrispondenti esteri). Spesso la richiesta della Due Diligence è correlata alla richiesta della ricerca freedom-to-operate: per saperne di più, puoi leggere la sezione dedicata del nostro sito.
La due diligence serve a fotografare lo stato del portafoglio in un particolare momento ed evidenziare eventuali criticità che possono pregiudicare il mantenimento in vita, il trasferimento dei titoli o l'utilizzo da parte dell'acquirente.
Perché effettuare una due-diligence dei brevetti e dei marchi
È importante non solo effettuare la due-diligence, ma effettuarla nei tempi giusti e, in caso di portafogli consistenti, effettuarla con una certa regolarità per ovviare a determinati rischi.
Sussistono rilevanti rischi legati alla mancata due-diligence prima dell’apertura del processo negoziale in caso di vendita, cessione o licenza di un determinato asset della proprietà intellettuale. Il detentore di un portafoglio IP potrebbe subire la rinegoziazione delle royalties che deriverebbero dallo sfruttamento della sua invenzione, oppure incorrere in una riduzione delle quote societarie, specialmente in caso di una partecipazione in una start-up con una immobilizzazione immateriale di valore, rappresentata da un brevetto o simile titolo di proprietà industriale.
Se la due-diligence della proprietà intellettuale condotta durante il processo di negoziazione su un portafoglio IP di un’azienda rivela l’esistenza id incongruenze di qualsiasi tipo, il processo negoziale potrebbe subite ritardi dovuti alla necessità di eliminare i difetti del portafoglio e il rischio di perdere l’interesse delle parti contraenti. Anche a negoziato concluso, eventuali criticità del portafoglio possono portare ad una revisione o un annullamento degli accordi già firmati.
Esistono casi in cui per completare una negoziazione occorre intraprenderne un’altra con una terza parte. Questo è il caso di una proprietà congiunta di un titolo di proprietà industriale. Se dovessero emergere le incongruenze di un titolo in co-proprietà, potrebbe essere necessario l’intervento di tutti i proprietari con una eventuale rivalutazione delle loro richieste in termini finanziari.
Quali sono le tipiche incongruenze che possono emergere da una due-diligence
Spesso accade che una parte di un portafoglio dei titoli, come, ad esempio, i brevetti, sono in co-proprietà di inventori e collaboratori. Allo stesso tempo capita spesso che non esista un accordo di collaborazione tra le parti comprendente la gestione di questi asset comuni. Quindi in caso di un’eventuale cessione o licenza di questi asset sarà necessario trovare un accordo tra le parti.
Il nostro studio suggerisce di effettuare una due-diligence nei casi descritti sopra, in modo da avviare al meglio una negoziazione, senza che si corrano rischi di fallimento, revisione e rinegoziazione.