GUIDA AL DIRITTO INDUSTRIALE: diritti e doveri del titolare di un marchio
Al titolare di un marchio registrato sono riconosciuti diritti e doveri.
Diritto di esclusiva
Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di usare (ossia apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni) offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità nell'attività economica:
• un segno identico al marchio da lui depositato per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
• un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Da notare che dal mese di luglio 2011 anche in Italia è possibile agire in via amministrativa per impedire ad un terzo di registrare un marchio identico o similare ad un proprio marchio o altro diritto precedente. La procedura amministrativa – definita opposizione - si svolge avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e comporta – in caso di esito positivo - il rifiuto della registrazione del marchio contro cui è stata proposta. È evidente, quindi, l'importanza di porre sotto sorveglianza i propri marchi registrati, al fine di monitorare e fermare sul nascere fenomeni di contraffazione o confusione sul mercato.
Durata e rinnovo
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. Il marchio può essere rinnovato - entro la data di scadenza - per periodi di dieci anni, ovvero la sua durata può essere prolungata senza termine nel tempo. In alcuni Stati è fatto obbligo di provare l'uso del marchio nel tempo (ad esempio negli USA). Per questo ed altri motivi è importante affidare ad uno studio di consulenza in proprietà industriale la gestione dello scadenziario del proprio marchio, al fine di evitare spiacevoli dimenticanze.
Decadenza e uso di un marchio
A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. Non è prevista la decadenza del marchio per non uso qualora il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili in vigore, di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi. La decadenza non opera automaticamente, è necessario richiedere e ottenere una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria italiana (Tribunale).
La decadenza del marchio può sussistere anche per sopraggiunta:
volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica o standard del prodotto o servizio, oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;
illiceità, cioè se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, oppure se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o ancora per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Se i motivi di decadenza di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, la decadenza opererà solo in relazione a tali prodotti o servizi.
La prova d'uso del marchio
La prova d'uso del marchio è prevista in alcune giurisdizioni, come, ad esempio, negli USA e Canada. La prova consistente in una dichiarazione d’uso corredata da alcuni esemplari del marchio così come usato. Il mancato deposito della dichiarazione d’uso (per il quale sono ammesse proroghe) comporta la cancellazione della registrazione. In Italia non è prevista la prova d’uso del marchio.