Lotta alla contraffazione

Il codice della Proprietà Industriale (CPI) stabilisce che il titolare di una domanda di brevetto o modello ornamentale (design) o di una domanda di registrazione per marchio può agire giudizialmente contro le eventuali contraffazioni, ovvero contro la produzione, la commercializzazione, l’importazione o l’esportazione di

• i) prodotti incorporanti un dispositivo identico o equivalente a quello di cui al proprio brevetto o domanda di brevetto,
• ii) prodotti di aspetto identico o molto simile a quello di cui alla registrazione come modello ornamentale e
• iii) prodotti e/o servizi e/o attività recanti marchi, loghi o nomi identici o confondibili rispetto al proprio marchio, e utilizzati nel medesimo settore.

Simmetricamente, chi si ritiene ostacolato nella sua attività, potenzialmente o di fatto (magari a seguito di una diffida o di una citazione in giudizio per contraffazione), può chiedere che il Giudice accerti l'inesistenza della contraffazione e/o chiedere la nullità di brevetti, modelli ornamentali o marchi altrui. Solitamente a fronte di una citazione in giudizio o di un ricorso cautelare il presunto contraffattore si costituisce negando la contraffazione e chiedendo in via riconvenzionale la nullità del titolo di proprietà industriale azionato nei suoi confronti.

Azione di contraffazione

Quando si parla di azione di contraffazione, ci si riferisce genericamente ad un'azione di risposta all'utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà industriale. In particolare le azioni di contraffazione possono essere articolate in azione di accertamento, di inibitoria, di descrizione, di sequestro, di risarcimento del danno, ecc.

L’azione di contraffazione può essere proposta dal titolare del diritto industriale (titolare di un brevetto, marchio, design, modello di utilità, know-how, ecc. o della relativa domanda) o dal licenziatario, ovvero colui che ha ottenuto una licenza.

L’azione di contraffazione può comprendere le ordinarie azioni di merito e i provvedimenti d’urgenza.

Domanda di accertamento della contraffazione

Con la domanda di accertamento della contraffazione si può richiedere:

• la cessazione immediata dell'illecito
• la condanna al risarcimento dei danni subiti, parametrati principalmente sull'utile del contraffattore
• il rimborso delle spese di lite
• la definizione di una penale per eventuali contraffazioni future, qualora il contraffattore osasse continuare con la sua condotta
• il sequestro e/o la distruzione dei prodotti in contraffazione,
• l’ordine di ritiro dal commercio, la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste di settore.

Come si effettua una domanda di accertamento

A seconda del caso e della specifica situazione, la domanda può essere proposta in via ordinaria, con notifica di un atto di citazione, oppure in via urgente a cautelare, con deposito di un ricorso.

In via cautelare è possibile chiedere (cfr. articoli 129-131 CPI) un provvedimento di "descrizione" di oggetti, macchinari, procedimenti e processi industriali, e scritture contabili, ovvero un provvedimento che consente di raccogliere prove tecniche, fattuali e documentali, e contabili, in vista della successiva causa di merito.

Quali provvedimenti d’urgenza può ordinare il giudice

I provvedimenti d’urgenza prevedono la possibilità per il titolare di un brevetto (o di un modello, un marchio, ecc.), di chiedere dal giudice:

• la descrizione giudiziaria: il giudice può dare un mandato all’ufficiale giudiziario e al Consulente Tecnico d’Ufficio CTU di descrivere gli oggetti o i processi industriali in presunta contraffazione presso la sede del fabbricante, o presso un’altra sede su indicazione del richiedente; nella descrizione giudiziaria, come anche nel caso del sequestro, possono essere presenti i periti e i consulenti tecnici e legali delle controparti; la descrizione deve essere depositata dall'ufficiale giudiziario presso la Cancelleria del Tribunale e costituirà prova nel successivo giudizio;
• il sequestro dei prodotti in contraffazione;
• l’inibitoria della produzione e della vendita dei prodotti contraffatti;
• l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti;
• la pubblicazione del provvedimento su quotidiani o riviste;
• l’acquisizione della documentazione tecnica e contabile inerente l’attività di presunta violazione del brevetto;

Causa ordinaria di contraffazione

Con una causa ordinaria il titolare del brevetto contraffatto (o marchio, modello ornamentale, ecc.) chiede al giudice:

• di accertare la sussistenza della contraffazione,
• di ordinare al contraffattore di cessare la contraffazione (inibitoria), e
• di condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e alla distruzione di tutti i prodotti contraffatti, nonché
• eventualmente alla pubblicazione della sentenza o di parte di essa su uno o più quotidiani o riviste di settore.

Il tribunale competente

Il Tribunale territorialmente competente è quello ove ha sede il contraffattore, ovvero ove si è verificata la contraffazione. Altre alternative sono possibili, in base alle circostanze. Insieme all'azione di contraffazione, può essere proposta l'azione di concorrenza sleale (cause connesse), nonché l'azione di risarcimento del danno. Le azioni di contraffazione possono essere proposte dinanzi alle Sezioni Specializzate dei tribunali per le imprese presenti presso le Corti d’Appello dei capoluoghi di ogni Regione italiana (in Lombardia ce ne sono due: a Brescia e a Milano, mentre la Valle d’Aosta fa riferimento alla sezione di Piemonte).

È evidente che l'avvio di una causa o la costituzione in giudizio debbono essere precedute da approfondite valutazioni tecniche e considerazioni giuridiche, al fine di identificare la migliore strategia da adottare.

Chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio

Di norma, quando si discute di validità e contraffazione di brevetti e modelli il Giudice nomina un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), solitamente un consulente in brevetti iscritto all'Albo, al quale il Giudice demanda le indagini tecniche del caso, che vengono redatte per iscritto in una perizia denominata CTU. Dall'esito della CTU spesso dipende l'esito della vertenza.

Come posso tutelare il marchio di fatto?

In sede giudiziaria i titolari di un marchio di fatto, oltre a dover provare che il marchio del concorrente è confondibile con il proprio, saranno tenuti a presentare le prove dell’uso del marchio nell’area geografica in cui opera il contraffattore.