Ricerche di marchi
Ricerca di anteriorità o di novità svolta da un mandatario marchi dello studio Biesse
La ricerca di anteriorità è un’attività che richiede esperienza e tempo e serve per evitare le spese indesiderate in un titolo difficilmente difendibile se non nullo.
I mandatari marchi del nostro studio utilizzano le migliori banche dati internazionali gratuite e a pagamento per poter eseguire le ricerche con la maggiore probabilità di successo possibile, fornendo una panoramica sui marchi identici, simili o similari già registrati da altri.
Il mandatario marchi svolge una ricerca di identità o una ricerca di similitudine: la prima è mirata ad identificare se il marchio che si intende a registrare è stato già registrato da qualcuno in precedenza, mentre la seconda indaga anche l’esistenza dei marchi registrati che possono essere simili anche solo dal punto di vista fonetico e visivo.
Inoltre, il mandatario marchi verifica che i marchi evidenziati risultano rinnovati o scaduti.
Oggettivamente, non esiste una ricerca di anteriorità (anche se condotta ai massimi livelli di accuratezza e profondità) che possa offrire garanzie riguardo la novità del marchio da registrare, ma la ricerca debitamente condotta può ridurre il rischio di incorrere in spiacevoli episodi di infrazione dei diritti preesistenti, con conseguenti spese legali e risarcimenti.
Ricerca di anteriorità di un marchio
La ricerca di anteriorità serve a verificare che non esistano marchi identici o simili per classi di prodotti identiche o affini al marchio che si vuole depositare. L’esistenza di un tale marchio potrebbe comportare la nullità della domanda di registrazione di un marchio senza possibilità di restituzione delle tasse di deposito.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non effettua alcuna ricerca di novità o di anteriorità del marchio. Quindi, nel caso in cui si verificassero le condizioni descritte sopra, il nuovo marchio depositato sarebbe passibile di nullità.
L’ufficio di marchi comunitari (EUIPO) all'atto del deposito effettua di una ricerca di anteriorità inclusa nella tassa di registrazione, che consiste in ricerca nella banca dati dei marchi comunitari. Quindi, in questa ricerca sono tralasciati tutti gli altri marchi nazionali validi al momento del deposito di una domanda di registrazione e, quindi, pregiudicare la validità del nuovo marchio in caso di un’obiezione o di un eventuale contenzioso.
Pubblicazione delle domande di registrazione di marchi e le banche dati
La banca dati dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) contiene i marchi registrati in Italia (ma non i marchi comunitari (MUE), validi anche in Italia, e nemmeno i marchi internazionali che sono stati estesi anche all’Italia).
Effettuare una ricerca anche se limitata ai soli titoli nazionali e con un’incertezza in termini della completezza di informazioni è sempre meglio che non effettuare alcuna ricerca di anteriorità. Ovviamente, questo tipo di ricerca non può dare garanzie sulla novità del marchio che si desidera registrare, ma se dovesse portare anche a risultati parziali, potrebbe essere comunque utile per decidere se procedere o meno.
In genere, una ricerca di anteriorità viene impostata in base al termine / ai termini chiave da ricercare nei titoli e nelle descrizioni fornite per ogni titolo di proprietà intellettuale. Quindi, occorre effettuare la ricerca anche per le varianti semantiche dei termini indicati.
Banca dati dei marchi comunitari (Marchio dell'Unione Europea, MUE) registrati e domande di registrazione
L'EUIPO mette a disposizione del pubblico le banche dati gratuite dei marchi dell'Unione Europea, permettendo di ricercare i marchi preesistenti che potrebbero essere in conflitto con il marchio da registrare. Le banche dati eSearch plus e TMview permettono di consultare i marchi, i disegni e i modelli comunitari registrati con l'EUIPO, di recuperare le informazioni sulle domande di marchio e marchi registrati provenienti da uffici nazionali dei paesi dell’UE, dall’ufficio EUIPO stesso e da alcuni partner internazionali al di fuori dell’Unione Europea.
Banca dati dell'UIBM
Banca dati WIPO
Banca dati EUIPO
Per individuare se un marchio è protetto all’estero la ricerca nelle banche dati dei marchi internazionali e comunitari non è sufficiente: in tal caso sarà necessario consultare anche la banca dati nazionale del Paese estero di interesse. Purtroppo, in molti casi queste banche dati non sono accessibili gratuitamente.
Banca dati per i marchi internazionali per alcuni paesi
Una ricerca parziale relativa i marchi registrati all’estero può essere eseguita nella banca dati della WIPO (Romarin).
Come si può effettuare una ricerca di anteriorità in modo autonomo
Presso alcune Camere di commercio è possibile consultare la banca dati nazionale dei brevetti e marchi accessibile al pubblico ad un costo sostenuto. Le Camere di commercio, come altri operatori del settore, però non sono in grado di dare garanzie sulla completezza dei dati presentati. La stessa banca dati può essere consultata on-line dal sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Sono disponibili online diverse banche dati in cui è possibile effettuare ricerche di anteriorità sui marchi.
Tali banche dati, gratuite, consentono un primo significativo screening, ma non sono sempre aggiornate o agevolmente consultabili. Pertanto, per le proprie ricerche BIESSE si affida ad una primaria banca dati a pagamento, che consente un controllo reale in quasi tuti i database del mondo.
Chi effettua le ricerche di anteriorità da solo, spesso sottovaluta che a ciascuna ricerca è sempre sottesa una sua strategia, che dipende dal tipo di marchio, dal settore di uso, dai paesi di interesse ecc. e che non è sufficiente controllare se esistono marchi identici in camera di commercio.
Le ricerche effettuate da BIESSE sono sempre corredate da un commento che evidenzia gli eventuali i rischi connessi al deposito e, qualora il cliente voglia comunque procedere, suggerisce la conseguente strategia.