Depositare un marchio in Italia

Come depositare un marchio

Nessuno è obbligato a farsi assistere da un mandatario per il deposito di un marchio che può essere effettuato anche direttamente dal richiedente. La pratica amministrativa di deposito, in sé, è piuttosto semplice. Spesso, però, chi procede da solo sottovaluta l’importanza della definizione di una corretta strategia di deposito, volta a ridurre i rischi di contestazione, rendere il marchio proteggibile al meglio ed agevolare la sua estensione all’estero, con ottimizzazione di costi.

Un marchio, infatti, per essere validamente registrato e, dunque, protetto nel tempo, deve avere determinati requisiti che spesso chi procedere da solo ignora, ragion per cui è facile trovarsi in possesso di registrazioni passibili di nullità in caso di contestazione. Inoltre, un marchio può essere depositato in versione denominava, figurativa, mista, a colori o in scala di grigi, e ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro.

Infine, anche la scelta dei prodotti e/o sevizi da tutelare non è così immediata come sembra, e varia a seconda del tipo di business e delle prospettive del suo titolare, posto che esistono anche depositi “difensivi”. In caso di successiva estensione all’estero poi, una classificazione non del tutto corretta può comportare costi aggiuntivi.

Per tutte queste ragioni è sempre consigliabile affidarsi ad uno studio di consulenza come BIESSE per definire a monte la migliore strategia di deposito del proprio marchio, perché è meglio spendere qualcosa all’inizio e partire con il piede giusto piuttosto che trovarsi poi a sostenere i costi di contenziosi e/o opposizioni e/o nullità del marchio.

Dove depositare un marchio in Italia – uffici per la registrazione dei marchi

La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio in cui è richiesto. In Italia i marchi vengono registrati presso l'UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi. La procedura di registrazione non prevede alcun esame; il marchio è protetto per 10 anni dalla data di deposito della domanda.

Gli enti ufficiali deputati alla registrazione dei marchi sono:

Oltre agli organismi sopra indicati, sono competenti alla registrazione dei marchi gli uffici marchi nazionali presenti nei singoli paesi.

Come depositare un marchio – procedura di registrazione di un marchio italiano

Normalmente la procedura standard di registrazione di un marchio si articola attraverso quattro fasi come da schema riportato sotto:

• deposito domanda;
• esame (quasi sempre solo formale, a volte anche di anteriorità);
• eventuale pubblicazione e registrazione;
• in caso di rifiuto (provvisorio o parziale) o di contestazione da parte di terzi si possono aprire eventuali fasi c.d. di replica, ricorso o opposizione.

A seconda della giurisdizione e/o della procedura di deposito, ad ogni fase può corrispondere uno specifico costo. Nella maggior parte dei paesi (Italia e marchio comunitario in particolare) le registrazioni dei marchi sono concesse senza esame preventivo di anteriorità; sono pertanto sempre soggette al rischio di eventuali opposizioni e/o azioni di nullità da parte di terzi, in quanto l’esistenza di marchi, design, copyright, ditte e/o denominazioni societarie antecedenti identici o similari, usati o depositati per prodotti identici o similari, possono invalidare la registrazione e/o l’uso di un marchio successivo.

Nei paesi in cui viene effettuato d’ufficio un esame di novità, inoltre, l’esistenza di marchi anteriori identici o similari può portare al rigetto della domanda di registrazione o alla sua limitazione. Pertanto, prima di procedere con il deposito della domanda di registrazione, si consiglia di effettuare una ricerca di anteriorità tra i marchi antecedenti valevoli nei paesi di interesse.

La registrazione di un marchio, inoltre, può essere rifiutata qualora il marchio sia ritenuto privo di capacità distintiva ovvero consista esclusivamente in diciture o loghi divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, oppure sia costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (tipologia, destinazione, qualità, ecc.).

In relazione alla maggiore o minore capacità distintiva i marchi si dividono in marchi forti e deboli. I marchi deboli sono più difficili da registrare e da proteggere.

Taluni paesi, come USA, Filippine e Canada richiedono periodicamente la c.d. prova d’uso del marchio. In Italia non è prevista la prova d'uso del marchio.

Quanto costa registrare un marchio italiano

Per stimare con maggiore precisione il costo del marchio italiano occorre conoscere il numero delle classi di prodotti e servizi per cui si vuole ottenere il diritto di esclusiva. Al momento del deposito di una domanda, la tassa di deposito comprende una classe merceologica, alla quale è possibile aggiungere altre classi, pagando una tassa aggiuntiva.

Gli importi da corrispondere all’UIBM sono imposti per legge e valgono per tutti i tipi di marchio (marchi denominativi e figurativi). La classificazione di Nizza dei prodotti e servizi viene applicata sia a livello italiano che europeo (puoi conoscere di più sulla classificazione di Nizza che definisce le classi di prodotti e servizi per i quali è possibile registrare un marchio).

La procedura di registrazione del marchio italiano può essere avviata in modalità telematica dal sito dell’UIBM (è necessario il certificato di firma digitale) oppure in cartaceo presso gli sportelli Brevetti e marchi delle camere di commercio o presso UIBM stesso.

Le tasse da corrispondere sono:

1. Tasse di concessione governativa (tassa di registrazione che comprende una classe di prodotti o servizi) vengono corrisposte attraverso un modulo F24.
   • € 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe di prodotti/servizi
   • € 34,00 per ogni classe aggiuntiva oltre la 1°
   • In caso di marchio collettivo: € 337,00 tassa di registrazione per una o più classi (primo deposito telematico comprensivo di una classe, 42 marca da bollo e 34 lettera d’incarico da aggiungere)
2. Bolli
   • € 42,00 marca da bollo da applicare sul modulo originale di domanda di registrazione per domande telematiche
   • € 16,00 marca da bollo da applicare sul modulo originale di domanda di registrazione per domande cartacee
   • € 16,00 (se si chiede una copia conforme del verbale di deposito) per domande cartacee
3. Diritti di segreteria per domande cartacee
   • € 40,00 / € 43,00 (per ottenere copia autentica del deposito); da pagarsi tramite versamento alla CCIAA presso cui si effettua il deposito. 4. Lettera d’incarico (solo nel caso in cui la presentazione della domanda di registrazione sia effettuata tramite mandatario)
   • € 34,00 tassa di concessione governativa per la lettera d’incarico - € 16,00 marca da bollo da applicare sul modulo originale di domanda di registrazione

Quindi, per depositare un marchio in Italia le tasse, i bolli e le tasse per la lettera di incarico corrispondono a Euro 177,00 per una classe di prodotti e servizi.

Cosa possono comprendere gli onorari dei professionisti per il deposito di un marchio e quali altri servizi può fornire un professionista

Sono da aggiungere ai costi elencati sopra gli onorari di un avvocato o di un mandatario marchi per i suoi servizi che possono comprendere:

• l’analisi di registrabilità del marchio
• la ricerca e la valutazione delle anteriorità
• la selezione delle classi dei servizi e/o prodotti per i quali si intende registrare il marchio
• la risposta alle eventuali obiezioni da parte dell'ufficio al momento della registrazione
• la stesura di accordi di coesistenza o commerciali; - la definizione delle modalità di deposito